文｜宋献涛、王慧娴

引言

在我国，专利创造性的评价，无一例外都是以现有技术证据作为发力点，适用“三步法”得出结论[1]。权利人的防守策略主要是挑战对比文件的公开内容和技术启示，偶尔搬出“其他因素”，例如商业成功、预料不到的技术效果等。当“三步法”邂逅“其他因素”时，是“三步法”的王者权威不容置疑，还是以“其他因素”为鉴而校准或调整“三步法”原有的结论，甚至在“三步法”的每一步中都要考虑“其他因素”？

去年世界知识产权日，最高人民法院公开审理（）最高法知行终号案（以下简称号案），聚焦“三步法”和“其他因素”的关系，年底作出判决对此进行了精辟的分析和深刻的说理，经提炼后成为《最高人民法院知识产权法庭裁判要旨摘要（）》第11条（创造性判断的直接证据与“三步法”的关系）和第12条（创造性判断中对预料不到的技术效果的考虑）。

本文由此切入，通过对比中美欧的实践异同，探究创造性判断中“三步法”与“其他因素”的精妙关系，抛砖引玉，期待方家斧正。

一、中美欧如何对待“其他因素”

（一）中国

“其他因素”在我国语境下主要包括四种情形：发明解决了人们一直渴望解决但始终未能获得成功的技术难题、发明克服了技术偏见、发明取得了预料不到的技术效果以及发明在商业上获得成功。对此，年《审查指南》的用语为“参考性判断基准”，年改称“辅助性审查基准”，年和年又改为“判断发明创造性时需考虑的其他因素”。从用词的微秒变化中，难以捕捉到专利审查机关对“其他因素”的观点变化。

关于“其他因素”的适用，现行《专利审查指南》规定：

“发明是否具备创造性，通常应当根据本章第3.2节所述的审查基准进行审查。应当强调的是，当申请属于以下情形时，审查员应当予以考虑，不应轻易作出发明不具备创造性的结论。”

但实务中，对于什么条件下“应当”考虑“其他因素”以及如何考虑，缺乏明确的操作标准，审查员往往从严把握或不予考虑，最终结果就是，由于“其他因素”综合认定专利具有创造性的案件屈指可数。

（二）美国

年美国最高法院在Graham案中明确了审查专利创造性的基本框架：

（1）确定现有技术的范围和内容；

（2）确定权利要求与现有技术之间的区别；

（3）确定本领域普通技术人员的水平；

（4）其他因素（secondaryconsiderations），如商业成功（

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